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一、案情簡介
2011年，原告香港A公司向廈門市中級人民法院提起訴訟，訴稱被告二廈門C公司向廈門海關申報出口的一批罐頭產品上標示有ISKA標識，海關認定該批罐頭侵犯了原告的商標專用權，做出沒收并給以行政處罰的處理。另據原告調查，該批產品是被告一德國B公司委托被告二廈門C公司定牌加工生產的。據此，原告認為被告一、被告二共同侵犯了原告的商標專用權，訴至廈門市中級人民法院，要求兩被告立即停止侵權、銷毀侵權產品、賠償損失。
經過法庭調查，法院查明涉案ISKA商標在中國大陸最早是由廣西D公司于2001年申請，2002年獲得注冊，2008年廣西D公司又將涉案商標轉讓給香港A公司。并且，廣西D公司的法定代表人與原告香港A公司的法定代表人蘇某系親生父子關系。法院進一步查明，德國B公司早在原告商標申請之前就已經在希臘、俄羅斯、歐盟等國家注冊、使用涉案商標，但未在中國大陸申請登記注冊。德國B公司從1997年開始長期委托中國大陸企業為其貼牌加工產品。并且，自1998年至2006年期間，原告的法定代表人（公司的唯一股東）蘇某曾先后以包括廣西D公司在內的多家廠商的名義與被告德國B公司簽署合同，為德國B公司貼牌生產產品（貼牌的商標均為涉案商標）。
2011年12月，法院作出一審判決，認為蘇某通過其父親開辦的廣西D公司注冊涉案商標的行為無疑是商標搶注行為，但是否應當撤銷，應通過商標行政程序解決。但法院又特別指出，誠實信用是商業活動應遵循的基本原則，任何違反誠信的行為均不應受到法律保護。據此，法院作出駁回原告香港A公司全部訴請的判決。一審判決后，原告上訴至福建省高級人民法院，認為一審法院援引《商標法》第31條作為法律依據駁回原告訴請屬于適用法律錯誤，法院無權適用該條款；法院引用誠實信用原則是搞道德審判。2012年6月，福建省高級人民法院作出終審判決，駁回上訴，維持原判。
二、各地法院對OEM中使用商標的行為是否屬于商標侵權存在不同的認識
OEM俗稱貼牌加工，是指在來料加工、來樣加工和來件加工業務中，由境外委托方提供商標，境內受托方將其提供的商標印在所加工的產品上，并將加工后的產品全部返還給境外委托方，境內受托方不負責對外銷售，僅收取加工勞務費的一種生產組織方式。
近年來，在OEM過程中出現了很多商標侵權訴訟案件，其根源是因為OEM過程中加工方使用的商標在國內和國外具有兩個不同的權利人，國外的權利人委托國內加工方生產后，在海關申報出口時，被國內的權利人發現或海關直接查扣。國內的權利人隨即指控該產品侵犯了其在中國境內的注冊商標專用權。而對此類在OEM過程中使用商標的行為是否構成商標侵權，各地法院存在不同、乃至完全相反的觀點。
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一些法院認為，只要使用了與權利人在中國注冊的商標相同或相近視的商標，即使其委托人在國外擁有商標權，產品也全部出口，也構成侵權。其理由是商標具有地域性，委托人僅在國外登記注冊未在中國注冊，在中國不享有商標權利。根據我國《商標法》第52條的規定，未經商標權利人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的行為屬于典型的侵權行為。比較典型的案例如2005年浙江省高級人民法院判決的瑞寶公司“RBoI”商標糾紛案等。
此類案件中，被告通常會抗辯其產品全部出口，不在國內銷售，國內的消費者不會產生混淆，沒有損害權利人在中國的利益，不構成侵權。而法院則是按照現行《商標法》的規定進行認定，并沒有將國內消費者是否產生混淆作為侵權構成的要素進行考量。
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一些法院認為，商標的基本功能是使消費者區分商品或服務的來源，所以消費者是否可能產生混淆是認定商標侵權的基本前提。OEM產品不在中國國內銷售，不會引起中國消費者的混淆，所以不構成侵權。比較典型的是上海申達音響電子案，該案的一審及二審法院均認為：“商標的基本功能是區分商品或服務來源的識別功能，侵犯商標權其實質是對商標的識別功能的破壞，使得一般消費者對產品的來源產生混淆、誤認?！睋苏J為涉案商品全部出口到國外，只在中國境內具有商品來源的識別意義，并不在中國境內發揮識別商品來源的功能，從而認定不構成侵權。
2009年1月，最高人民法院知識產權庭在蘇州召開“知識產權審判如何應對金融危機對實體的沖擊暨服務外包法律論壇”，據會后形成的會議紀要記載，各方對此問題的觀點看法不一，甚至相互矛盾。工商和海關的觀點較為一致，均認為構成侵權。北京市高級人民法院知識產權庭的意見是認為商標侵權應該以混淆或造成混淆的可能性為條件，OEM中不會構成混淆，不侵權。浙江省高級人民法院卻認為如果使用的商標相同就構成侵權，如果不相同，對是否近似要從嚴把控。福建省高級人民法院則認為應從嚴把控，如有合理抗辯理由，則不認定為侵權。即使認定侵權，未造成損失的，應僅判決停止侵權和支付合理費用。最高人民法院知識產權庭對此爭議未做明確的表態。
三、最高人民法院的態度
最高人民法院對此類案件是否構成侵權一直未予明確表態。2009年4月，最高人民法院發布的《關于當前經濟形勢下知識產權審判服務若干問題的意見》指出：“……妥善處理當前外貿‘貼牌加工’中多發的商標侵權糾紛，對于構成商標侵權的情形，應當結合加工方是否盡到必要的審查注意義務，合理確定侵權責任的承擔?！?
這是截至目前為止，最高人民法院首次在對外正式發布的文件中涉及到OEM中的商標侵權問題，但實際上對是否構成侵權還是沒有明確表態。2012年，最高人民法院知識產權庭庭長孔祥俊發表了《論我國商標司法的八個關系》一文，在文章中對該表態的背景又做了進一步的解釋：“該意見實際上又是未作表態的表態，即還是有態度的，尤其是允許對此類行為的定性和處理進行進一步研究探索。而且，只說到構成侵權的處理問題，言外之意還可能有不構成侵權的情形。”該文章直接透露出最高人民法院對此類案件的謹慎態度：“在法律規定不清晰或者有兩種以上的解釋而需要逐漸廓清其內涵時，或者法律滯后于社會發展的需要時，或者干脆出現法律空白時，法院的裁判就有很強的實驗性、嘗試性或者試錯性，需要探索和創造。在這種情況下，同類案件不同判決（同案不同判）的情形在所難免，即必然出現法律適用的差異性。尤其是對于達不成共識的爭議較大的問題，我們常常是慎重表態，但不排除先在個案裁判中嘗試和試驗，待條件成熟時再統一標準?！ㄅ萍庸ぁ猩虡耸褂眯袨榈亩ㄐ跃褪侵??！?
由此可見，最高人民法院認為兩種觀點都有道理，還未能達成共識，或者認為當前的探討還不夠深入，所以遲遲不予正式表態，把權限交給各地法院自行處理，這就直接導致了同案不同判的現狀。
值得注意的是，2012年最高人民法院在一份關于株式會社良品計畫與商評委的再審決定中，首次明確表態：“認為商標的基本功能在于商標的識別性，即區別不同商品或服務的來源，因此商標只有在商品的流通環節中才能發揮其功能。二審法院認為良品計畫委托我國大陸境內廠家生產加工第24類商品供出口，且宣傳、報道等均是在我國大陸境外，不屬于《商標法》第31條規定的‘已經使用并有一定影響的商標’符合《商標法》的立法原意。”這被認為是直接否定了定牌加工中的商標使用行為在中國境內的法律意義。該判決一出，許多律師同仁及一些專家紛紛撰文，認為最高人民法院對OEM中的商標使用行為給出了定性，OEM中的的商標使用不是《商標法》意義上的商標使用，不會構成侵權。
但筆者認為，僅憑此一份行政判決還不能簡單的推論到侵權案件中。該案件是商標行政案件而非侵權案件，所爭議的法律條款是《商標法》第31條而非第52條。最高人民法院認為貼牌加工行為中的商標使用不符合《商標法》第31條本義中的商標使用行為，并不必然否定其不屬于《商標法》第52條中的商標使用行為。
事實上，孔祥俊法官在《論我國商標司法的八個關系》中也已經提到了“良品計畫”案，但在隨后的論述中也明確表示最高人民法院在“定牌加工”中的商標使用行為的定性還沒有達成共識，允許各地法院作進一步的探討。這進一步表明，“良品計畫”案中所指出的貼牌加工行為中的商標使用不屬于《商標法》意義上的使用的定性，在目前應僅限于《商標法》第31條，還不能直接類推到《商標法》第52條，即侵權案件中的認定。最高人民法院對此類侵權案件中的商標使用行為的定性還是沒有明確表態。
四、建 議
從孔祥俊法官的文章中可以看出最高人民法院的態度很明確，對OEM中的商標使用是否構成侵權不予表態，待各地法院作進一步探討，達成共識后再做規定。筆者認為這種態度不是很妥當，最高人民法院作為司法機構而非立法機構，對司法實踐中的爭議不應回避，也無法回避，應當早日給予明確的意見。同案不同判造成的危害，比做出一個未來可能被修改的司法解釋帶來的危害更大，損害了法律的嚴肅性和司法的權威。事實上，最高人民法院對很多司法爭議焦點的觀點也都有過不斷修改調整，甚至直接推翻先前觀點的先例。
筆者認為，OEM中的商標使用行為在一般情況下應當構成侵權，但同時法院在個案中也應給予使用方足夠的抗辯空間。
?。ㄒ唬┩ǔＧ闆r下，OEM中未經國內權利人的許可使用商標，構成商標侵權
1、OEM中的商標使用是符合《商標法》意義上的使用
《商標法實施細則》第3條規定：“商標的使用，包括將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中。”可見，法律已經對商標使用行為作了非常明確的定義，而貼牌加工行為毫無疑問應屬于一種商業活動中，即使不構成銷售，至少也構成生產行為，而無論是生產還是銷售，均屬于商業活動。因此，貼牌加工過程中使用商標的性質應屬《商標法》意義上的商標使用行為。
2、OEM中的商標使用行為也可能在相關公眾中產生混淆
在OEM過程中，產品全部出口，在國內不進行銷售，國內的消費者確實不可能產生混淆。但筆者認為，混淆的主體不應僅限于最終消費者而應泛指相關公眾。相關公眾的范圍并不局限于最終的消費者，也應包括產品的生產者和銷售者。在OEM過程中，生產、加工、銷售環節的從業者也存在對商標產生混淆的可能性，從而損害商標的識別功能，對商標權利人造成損害。
《商標法》第52條明確規定了“未經商標注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的”，屬侵犯注冊商標專用權。從法條本義上看，商標侵權的構成并不以混淆作為前置條件。只要是未經商標權利人的許可，使用其商標就構成侵權。筆者認為，某些法院或專家將消費者產生混淆作為構成侵權的前提條件，屬于對法條的擴張解釋，并沒有明確的法律依據。
（二）如果使用方有合理的理由，應認定不侵權
通常情況下，行為人在OEM過程中只要未經權利人許可使用其注冊商標就構成侵權，而無需考慮是否會引起消費者的混淆。但這并非意味著所有的情形均構成侵權，如果行為人有合理的抗辯理由，則仍可以認定為不侵權。正如本文一開始所介紹的案例，如果在案件中發現權利人（原告）明顯違反其他法律規定的，比如該案件中所提到的明顯的惡意搶注行為，被告使用在先，也可以作為不侵權的抗辯理由。
筆者認為，盡管學者對《商標法》的功能和目的有“排他性權利”之說、“防止混淆、保護消費者權益”之說、“保護商譽”之說等各類觀點，但無論任何一個觀點，都不應忽視一個基本邏輯，即權利的取得應當是合法正當的。法院在審理涉及OEM侵權案件中，至少應考慮采信如下抗辯理由：
1、如果原告的商標系以不正當手段所得，則應認定不構成侵權
這是源于“如果實質內容失去正當性，個人不能通過形式獲利”的原則，即“一方不得以犧牲別人的利益為代價獲得不正當的利益”。從實質上說，凡稱其為權利的，必然是合法產生的，非法獲取的利益只能是一種事實，不能成為法律上的權利。在此類案件中，盡管按照當前的司法行政體系，法院不便于直接否定權利人對商標的所有權，給予撤銷，但可以根據現行法律的其他條款和原則，在個案中對其進行合理的限制。被告據此進行的抗辯，應當予以采信，從而阻止、減少惡意搶注行為的發生。
2、如果原告的商標與被告在先的合法權利構成沖突，被告以在先權利進行抗辯，也不應認定構成侵權
在現實案例中，可能出現原告的商標權與被告在先的外觀設計、版權、字號、包裝裝潢等其他權利構成沖突的案例。筆者認為，對此類案件應該按照最高人民法院的司法解釋進行處理，即“要正確理解和適用《商標法》第31條關于‘申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利’的概括性規定。人民法院審查判斷訴爭商標是否損害他人現有的在先權利時，對于《商標法》已有特別規定的在先權利，應按照《商標法》的特別規定予以保護；《商標法》雖無特別規定的，但根據《民法通則》和其他法律的規定屬于應予保護的合法權益的，應當根據該概括性規定給予保護?！贬槍Υ祟惏讣?，被告以合法使用在先權利進行抗辯的，法院應予以采信。至于涉案商標因為與被告在先權利構成沖突，是否應予以撤銷，則應通過其他訴訟程序或行政程序予以處理，但在侵權案件中，應當認定侵權不成立。
綜上，筆者認為在《商標法》未對商標侵權的構成要件做明確修改的前提下，OEM過程中未經國內權利人許可使用商標的行為通常都構成商標侵權，但使用方也可以利用其他法律條款、原則和司法解釋進行合理抗辯。這樣既維護了法律的嚴肅性，又避免了簡單適用法條所可能帶來損害真正權利人利益的弊端，阻止商標惡意搶注的泛濫。●
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